美国商标审查中的商标同意协议制度（一）2009-11-19

□来自：(2009-11-19)  

   美国商标法第二条（d）款规定，“包含与已注册的商标或与他人在美国使用且未放弃的商标或商号极为相似的商标，以致其在申请人指定使用的商品上时易导致造成混淆、误认或欺骗的”不得注册。该规定系美国专利商标局以申请商标可能与其他商标混淆为由而拒绝注册的法律依据。对于商标混淆近似的判定，美国专利商标局依据其制定的《商标审查程序手册》会综合考虑下列因素：1.商标外观、声音、含义和商业印象在总体上的相似性或不相似性；2.申请书或注册记录中所描述的商品或服务的相关性或与先前注册的在用商标的关系；3.已确立并可能继续的销售渠道的相似性或不相似性；4.销售的状况以及购买者向何人购买，即“心血来潮”与仔细、深思熟虑的购买之间的对比；5.当前在类似商品上使用的类似商标的数量和性质；6.申请者与先前注册的商标的所有人之间的有效同意协议。以上六个考虑因素中，前五个与我国商标审查原则大体类似，只有第六个因素，即关于同意协议的规定在我国相关的商标法律法规、司法解释及审查标准中均未有所体现。本文拟对美国商标审查中的商标同意协议制度作一简要介绍，以期为我国建立和完善相关制度提供有益的参考资料。
一、美国商标同意协议制度的基本内容
   商标同意协议制度在美国商标法中没有明文规定，而是体现在了美国专利商标局制定的《商标审查程序手册》中。根据其相关规定，同意协议是指一方（例如先前的注册者）同意另一方（例如申请注册相同或类似商标的申请人）使用和/或注册某一商标的协议，或者一方当事人同意另一方当事人使用和/或注册相同或类似商标的协议。商标申请人提交同意协议的目的是为了克服商标审查部门因商标存在混淆可能性作出或即将作出的拒绝予以注册的决定。如果提交了同意协议，审查员将根据该协议以及所有其他记录证据，来判断混淆的可能性。
（一）同意协议不具有绝对的排除混淆可能性的效力
   同意协议可以作为排除商标混淆可能性的证据，但不具有绝对的排除混淆可能性的效力，依据美国专利商标局《商标审查程序手册》的规定，它们只不过是与其他对混淆可能性有影响的因素一起考虑的因素之一。
（二）同意协议可以作为排除商标混淆可能性的有力证据
   虽然同意协议不具有绝对的排除混淆可能性的效力，但却是排除商标混淆可能性的有力证据。关于同意协议可以作为排除商标混淆可能性的证据，是经由一系列司法诉讼判决确立起来的。1973年关税及专利上诉法院在E. I. du Pont de Nemours & Co.一案中明确指出：“当那些最熟悉市场使用和最希望排除混淆的人签订了专门用来避免混淆的协议，证据的天平就明显地倾斜了。如果直接相关的人说不会发生混淆，那么至少是很难保持会发生混淆的主观看法。如果处于战斗最前沿的人们所提供的无可辩驳的证据表明不会发生混淆，那么仅仅推论可能发生就很难与之抗衡了。”1988年，联邦巡回法院在“Amalgamated 纽约银行”案中继续引用了E. I. du Pont de Nemours & Co一案的法律观点。在该案中，“Amalgamated纽约银行”系一家在纽约经营的银行，而“Amalgamated信托储蓄银行”则在伊利诺伊州芝加哥地区经营，两家银行均历史悠久。当“Amalgamated纽约银行”向美国专利商标局提出“AMALGAMATED” 和 “AMALGAMATED BANK”商标注册申请时，“Amalgamated信托储蓄银行”提出了异议申请。在异议程序中，双方当事人达成了同意协议，但美国商标审判与上诉委员会对双方达成的同意协议不予认可，理由是即使有同意协议也无法避免商标产生混淆的可能性。“Amalgamated纽约银行”向联邦巡回法院提出了上诉，法院分析了银行服务所具有的专业特点，并指出：“原则上一个拥有高声誉商标的可靠商人是无意令消费者产生混淆的。”从而撤销了美国商标审判与上诉委员会的决定。通过一系列的司法判决，目前美国专利商标局在审查实践中已充分注意正当的同意协议。如果申请者和注册者已经达成了可信的同意协议，而且没有其他因素明显表明存在混淆可能性，审查员不会插入自己对于混淆可能性的判断来代替真正利害关系人的判断。