简介美国商标注册中的“使用制度”题

□来自：(2012-01-20)  

简介美国商标注册中的“使用制度”

文/浙江广宇商标事务所有限公司整理

随着中美贸易合作日益深入，美国成为国内众多企业投资或开展业务的海外市场之一。由此，国内企业在美国展开了商标注册之旅。在商标注册过程中，因各国商标制度、审查模式、审查员的职权与国内情况存在巨大差别，很多企业遭遇了商标注册的“雷区”，且在面对众多审查要求时，企业只能表现出被动接受、无可奈何和无能为力。其中最常涉足的雷区就是“使用”问题，我们结合大量的工作经验，在此对于美国的商标使用制度作出如下简述，以期为企业的品牌之路提供一定的帮助。 　　美国的商标注册实行在先使用原则制度，即“先使用制度”。这一制度有两层含义，一为商标权的取得是以商标实际使用为前提的；二为谁先使用谁就获得商标权。相对而言，我国采用的是“注册原则”，即商标权由较早提出申请的人获得。由于两国的商标制度存在以上根本性差异，很多国内企业在理解和认识美国的各种商标制度的设置时存在一定难度。美国商标使用原则具体体现在以下具体的商标制度中： 　　美国提交申请需要确定提交基础。与国内商标申请不同的是，美国提交申请需要指定提交基础，法定的提交基础有三个。其一，若申请商标已经在美国投入商业使用，那么可以按照已经使用提交申请；其二，若申请商标尚未在美国投入使用，但已经在国内有申请或注册，那么可以基于国内申请或注册来提交美国申请；其三，若申请商标尚未在美国投入使用，亦未在国内提出申请或获得注册的，可以基于打算使用在提出申请。企业需要根据自身的实际情况,在上述三个基础中择一作为申请基础。若以打算使用来提交申请的，那么需要在商标申请通过审查后,在最终授权前提交申请商标已投入商业使用的证据，这是由于商业使用仍是商标授权的一般前提。基于以上，美国商标权的取得是以实际商业使用为原则，以其它国家的注册为例外。 　　国内企业在选择提交基础时，首先应当根据自身的实际情况，谨慎做出选择。如果企业在美国有较早的使用时间，那么建议以实际使用为基础提交，因为首次使用时间将记录在商标档案中。最早使用时间可以在可能产生的争议中作为初步证据来证明其在先权利。例如，某中国企业早在2002年就已出口产品至美国数个州，那么根据美国商标法，该企业已经于2002年通过实际使用获得了商标。但是这种实体权利并没有一个相应的权属证明。那么在提交美国申请时，可以按照实际使用来提交申请，且最早使用时间为2002年。若美国商标注册是2011年获得的，但由于较早的使用，那么客户权利可以追溯回2002年。然而，如果企业并未在美国使用、抑或没有在全部申请商品上使用，或是实际使用时间晚于提出的最早使用时间，那么千万别在申请是做出虚假声明。虚假声明在美国的法律后果很严重，下文中会予以介绍。 　　除了商标权的取得需要实际使用外，在美国维持商标权有效的唯一条件亦是商标的实际使用。因此国内企业在获得商标注册后，仍需继续对商标的使用。当然，考虑到企业使用商标需要一定的周期，美国商标法规定商标注册后前三年内为不使用的“宽限期”，即权利人在注册后的第一个三年内未使用商标的，不产生商标失效的效果。然而，三年期满后，商标的使用成为维持商标有效的唯一条件。为了确认权利人对商标的使用，美国商标法规定了注册后每五年或十年间提交使用声明和相应证据。提交使用证据是维持商标的强制性规定，没有按照规定提交使用声明和证据的，美国专利商标局会依职权撤销商标注册。基于此，维持一件美国商标有效，需要满足持续使用的实质要件外，还需要满足提交使用声明和证据的形式要件。 　　上文中提及的使用声明是官方要求权利人做出的，就商标在全部指定商品上进行了商业使用的法律声明。声明的法律效果是证明了商标在相应商品上进行了商业使用。因此，如果权利人做出虚假声明，例如并未使用而声明使用的，仅使用部分商品而声明使用全部商品的，均是虚假声明。官方可以依职权或依申请对声明进行审查，若经审查发现声明确为虚假声明的，那么相应的商标将被审查员撤销。撤销是针对全部商品或服务做出的，而不限于仅做出虚假声明的部分。为了避免此法律风险，建议国内企业对注册商标进行持续使用，且避免做出虚假声明。